Er wordt inderdaad bedoelt dat Apple de Apple watch niet meer de VS
in mag voeren.
Dat lijkt inderdaad een vreemde maatregel, immers doet een importverbod niets tegen binnenlandse productie en verkoop. In principe kan je met een (geldig) octrooi zowel import, export als binnenlandse economische handelingen (zelfs productie, transport, voorraad aanhouden, en aanbieden voor verkoop) tegenhouden.
Waarom kiest Masimo dan toch voor het vragen van alleen een importverbod?
De hint zit hem in de instantie waar dit verbod gevraagd wordt. De ITC heeft een vergelijkbare rol in het handhaven van IE rechten als bij ons de douane heeft, en is daarom bij uitstek de aangewezen partij om wederrechtelijke import tegen te gaan.
Waarom dan juist die instantie? Ook dat is speculeren, maar een dergelijke procedure bij de ITC staat bekend als erg snel in vergelijking met een inbreukprocedure bij de rechtbank. Apple is voor althans deze technologie denk ik afhankelijk van productie in het buitenland, en dus van de import. Bij de ITC kan Masimo daarom vrij snel een erg sterke maatregel (importverbod) afdwingen. Dat legt een enorme druk op Apple.
Ik weet niet hoe uiteindelijke de handhaving in de VS werkt, maar in Nederlands zou na een dergelijke procedure de douane letterlijk de containers tegenhouden bij aankomst in (meestal) Rotterdam. Je kunt je spullen dan dus niet meer krijgen waar je ze hebben wilt.
Ik lees hieronder trouwens nog iets over de kosten, velen voeren aan dat een kleine partij niet of nauwelijks zou kunnen winnen doordat de oorlogskas niet groot genoeg zou zijn. Die aanname vergeet echter het bestaan van procesfinanciers en kostenveroordelingen. Kort gezegd: de verliezer betaalt de winnaar zijn kosten terug, en de kosten vooraf worden vaak gefinancierd door een durfkapitaal verstrekker. Met name in de VS zijn daar partijen voor die hier een verdienmodel van hebben gemaakt, en soms zelfs de zaak volledig voor je voeren met hun eigen advocaten en octrooigemachtigden. Meestal vragen ze 15 - 40 % van de kosten- en schadeveroordeling, en niets als je verliest. Voor kleine partijen is er dus gewoon een no-cure no-pay.
Ten slotte moet opgemerkt worden dat het voeren van de rechtszaak lang niet altijd gaat om het verkrijgen van een vonnis. Meestal is het meer opportuun (voor beide partijen!) om vóór het vonnis te schikken. In dit geval kan je je voorstellen dat Masimo ook tevreden zou zijn als Apple een licentie neemt. De vergoeding voor die licentie mogen ze zelf kiezen. Als ze een voldoende lage vergoeding vragen, dan kan het voor Apple niet uit om de zaak daadwerkelijk te voeren en nemen ze de licentie. Als ze een extreem hoge vergoeding vragen, dan is Apple genoodzaakt zich tegen de octrooiinbreuk te verzetten. Alles daartussen is onderhandelruimte.
Door nu de druk op te voeren heeft Apple meer te verliezen, en staat Masimo sterker in de onderhandelingen.
Apple zit trouwens ook niet stil ondertussen, en heeft net als Masimo al een aantal successen geboekt. Dat staat niet in het originele artikel, maar is wel terug te vinden in
de originele notice.
In de samenvatting van de verzoeken staat namelijk dat Masimo verzoeken op een aantal octrooien heeft ingetrokken:
Complainants previously withdrew certain asserted claims pursuant to Order No. 25
(Mar. 23, 2022), unreviewed by Comm’n Notice (Apr. 12, 2022), and Order No. 33 (May 20,
2022), unreviewed by Comm’n Notice (June 10, 2022). Only claim 12 of the ’501 patent, claims
22 and 28 of the ’502 patent, claims 12, 24, and 30 of the ’648 patent, claims 9, 18, and 27 of the
’745 patent, and claim 9 of the ’127 patent remain in the investigation. Claim 18 of the ’745
patent is still at issue for purposes of the domestic industry only.
Van de originele 5 octrooien in het geding zijn er daarom nog maar twee over. Masimo heeft in principe geen belang bij het terugtrekken van die claims, tenzij ze dreigen niet te gaan slagen, of tenzij de octrooien dreigen vernietigd te worden.
De ITC meent wel dat Apple inbreuk maakt op de overgebleven twee octrooien:
As a result, the Commission finds that Apple has violated section 337 as to claims 22 and 28 of the ’502 patent and claims 12, 24, and 30 of the ’648 patent.
en zegt zelfs al iets over de geldigheid:
The Commission additionally affirms with modifications the Final ID’s conclusion that the asserted claims of the ’501 patent are obvious, but the asserted claims of the ’502, ’648, and ’745 patents are not obvious. The Commission has determined to reverse the Final ID’s finding that Apple proved by clear and convincing evidence that claim 28 of the ’502 patent and claim 12 of the ’648 patent are invalid for lack of written description.
Hoewel het misschien lijkt dat met 5 octrooien in het geding Apple meer heeft gescoord dan Masimo, zijn de slagen van Masimo veel belangrijker: Apple hoeft maar op één conclusie van één geldig octrooi inbreuk te maken, en ze hebben een behoorlijk probleem. In dat geval moeten ze namelijk Masimo afkopen (licentie nemen), of een workaround bedenken. Dat laatste is soms nog kostbaarder.
Opvallend is voor octrooi
US502 dat Masimo al terugvalt op een afhankelijke conclusie (conclusie 22 is afhankelijk van 21, 20, en 19). Daarmee is de claim van Masimo beperkt tot een wearable voor saturatiemetingen, met ten minste 4 emitters, waarvan ten minste 3 LEDs, vier fotodiodes, en een thermistor waarmee voor temperatuur wordt gecompenseerd. Daarnaast is nog iets over de vorm gezegd:
19. A user-worn device configured to non-invasively measure an oxygen saturation of a user, the user-worn device comprising:
a plurality of emitters configured to emit light, each of the emitters comprising at least two light emitting diodes (LEDs);
four photodiodes arranged within the user-worn device and configured to receive light after at least a portion of the light has been attenuated by tissue of the user;
a protrusion comprising a convex surface including separate openings extending through the protrusion and lined with opaque material, each opening positioned over a different one associated with each of the four photodiodes, the opaque material configured to reduce an amount of light reaching the photodiodes without being attenuated by the tissue;
optically transparent material within each of the openings; and
one or more processors configured to receive one or more signals from at least one of the four photodiodes and output measurements responsive to the one or more signals, the measurements indicative of the oxygen saturation of the user.
20. The user-worn device of claim 19 further comprising
a thermistor.
21. The user-worn device of claim 20, wherein
the one or more processors are further configured to receive a temperature signal from the thermistor and adjust operation of the user-worn device responsive to the temperature signal.
22. The user-worn device of claim 21, wherein
the plurality of emitters comprise at least four emitters, and wherein each of the plurality of emitters comprises a respective set of at least three LEDs.
De andere relevante conclusies gaan weer over andere onderwerpen. Het is daardoor al met al best een kluif voor Apple om aan te tonen dat ze geen inbreuk maken, of dat de conclusies niet geldig zouden zijn.
Daar heeft Apple nog wel tijd voor. Ze mogen in beroep gaan bij het federaal hof (Federal circuit) en kunnen ook nog lobbyen voor een veto tegen het verbod bij Biden en bij de Trade Representative Katherine Tai. Over een veto van de president schrijven meerdere media dat het niet waarschijnlijk is. Over die laatste heb ik niets gelezen behalve van Apple zelf, en lijkt me daarom ook niet erg waarschijnlijk.
Conclusie: tijd voor een volgende ronde in rechtbank, Masimo staat voor, en achter de schermen wordt ongetwijfeld onderhandeld.