VS: licentieafnemers mogen patent aanvechten

Het Amerikaanse Hooggerechtshof heeft uitspraak gedaan in een patentrechtszaak tussen twee medicijnfabrikanten. De uitspraak kan volgens verschillende experts gevolgen hebben voor het patentsysteem in de VS.

De rechtszaak draaide om de vraag of een bedrijf dat een licentie op een bepaald patent heeft genomen, het patent mag aanvechten voor de rechter. Tot op heden wilden de rechtbanken deze zaken niet in behandeling nemen, omdat er door de licentieovereenkomst in de ogen van de rechters geen sprake was van een geschil. Het Hooggerechtshof heeft nu bepaald dat het wel mogelijk moet zijn een patent aan te vechten als er een licentie op de techniek is genomen. De rechtszaak was in oktober vorig jaar door medicijnfabrikant Medimmune aangespannen tegen concurrent Genentech. Genentech had in 2001 geclaimd dat Medimmune met het product Synagis inbreuk maakte op een patent van Genentech. Het betrof het best verkopende product van Medimmune, dus dat bedrijf wilde geen risico lopen en nam onder protest een licentie op de technologie van Genentech.

Synagis bleek een blijvertje. In 2003 was de omzet aanzienlijk gestegen, maar daarmee steeg ook de afdracht aan Genentech, en Medimmune besloot alsnog naar de rechter te stappen om het patent aan te vechten. Dit was door het succes van Synagis financieel ook haalbaar geworden. Het aanvechten bleek echter moeilijk, de verschillende rechtbanken wilden de zaak niet in behandeling nemen en vorig jaar oktober werd de zaak voorgelegd aan het Hooggerechtshof. Het hoogste rechtsorgaan in de VS heeft nu dus bepaald dat het wel mogelijk moet zijn de geldigheid van een patent aan te vechten als er een licentie op is genomen. In de zaak zelf is geen uitspraak gedaan, het geschil moet nu door een lagere rechtbank in behandeling worden genomen.

De uitspraak schept een belangrijk precedent in de patentrechtspraak in de VS. Het zal voor bedrijven eenvoudiger worden een patentrechtszaak tegen een ander bedrijf te starten als er in het verleden op mogelijk dubieuze patenten een licentie is genomen. Net als Medimmune durven veel, vaak kleinere, bedrijven het risico niet te lopen het patent aan te vechten. Ze zijn bang voor de hoge kosten, en willen niet het risico lopen dat ze hun product niet meer mogen verkopen. Daarom worden er regelmatig licenties gekocht zonder dat dat noodzakelijk is. Verschillende patentadvocaten wijzen er wel op dat in nieuwe licenties clausules opgenomen kunnen worden die het aanvechten van een patent onmogelijk moeten maken, wat het risico op juridisch getouwtrek alleen maar vergroot. De uitspraak lijkt wel de trend voort te zetten die in de VS gaande is: langzamerhand lijkt het patentsysteem eerlijker en realistischer te worden. Zo heeft het Hooggerechtshof nog een zaak in behandeling die het toekennen van triviale patenten mogelijk moeilijker maakt.

Reacties (16)

Dat de patentwetgeving in de VS niet deugt is al sinds 1897 bekend, als het aan de staat Indiana had gelegen was π geen 3,14 maar 3,2. Dit alles omdat ene Edwin J. Goodwin patent aanvroeg op π=3,2. De bedoeling was uiteraard om royalty's te claimen.

Wellicht ietwat off-topic maar dit verhaal wil ik mijn medetweak(st)ers niet onthouden.

De π-wet van Indiana:

In 1897 werd door het Huis van Afgevaardigden van de Amerikaanse staat Indiana unaniem een wet aangenomen waarin werd verordonneerd dat het getal π voortaan gelijk gesteld moest worden aan 3,2.

De opsteller van deze wet, nummer 246, was Edwin J. Goodwin, een amateurwiskundige, de indiener was afgevaardigde Taylor. Erachter zat niet alleen een 'praktische' reden, maar Goodwin had er ook financieel belang bij. Door deze "uitvinding van π = 3,2" kon Goodwin een patent verkrijgen en zo royalty's ontvangen.

De wet werd echter door de Senaat van Indiana verworpen dankzij de toevallige aanwezigheid van de wiskundige Clarence A. Waldo van de Purdue University, doordat deze de Senaat van Indiana de fouten kon aanwijzen die Goodwin gemaakt had om op π = 3,2 te komen.

Bron

Op zich een goede ontwikkeling, het was zoizo raar dat als een groter bedrijf claimed dat je een patent van ze schend je dit later niet kan aanvechten als je schikt omdat je uit financiele overweging niet tegen ze kan procederen. geeft denk ik toch wel aan dat het er in rechtbanken niet meer om gaat wie er gelijk heeft maar wie het meeste geld heeft.

Toch denk ik dat een bedrijf wat een patent aanvecht waar hij zelf gebruik van maakt toch een groot risico neemt.
Dit aangezien als de relatie tussen de twee bedrijven erg verslechterd het bedrijf met het patent indien die gelijk word gesteld allemaal rare eisen aan het gebruik van het patent kan stellen.

Ik denk dat we de komende tijd echter behoorlijk wat meer patent rechtzaken te horen krijgen uit de VS.

Een patent mag je niet misbruiken om een monopolie te creeëren en dus zul je in je licentie daar rekening mee moeten houden.

als je in je licentie eisen stelt die te belachelijk zijn zal een rechter daar doorheen prikken.

Ja ze kunnen nu in een licentie eisen dat je niet procedeerd maar de uitspraak van het gerechtshof zegt eigenlijk dat zo'n eis nietig is.

Dit is een goede zaak omdat patenten maar al te vaak door grote bedrijven misbruikt worden.

Iemand vertelde me al eens een patent is zo sterk als de firma die er achter staat, m.a.w meer geld maakt het patent sterker zelfs als het een onzinnig patent is.

Een patent mag je niet misbruiken om een monopolie te creeëren en dus zul je in je licentie daar rekening mee moeten houden.

Helaas, een patent is er nu juist om een monopolie te krijgen, dat is de beloning voor de uitvinder. Het is evengoed wel mogelijk dat het Hooggerechtshof clausules dat licentienemers een patent niet zullen aanvechten voor de rechter onwettig zal verklaren, want het is nou eenmaal een grondrecht van iedereen om vermeend onwettige zaken aan de rechter voor te leggen.

Een patent is niet helemaal bedoeld om een monopolie te verkrijgen maar om je investering te beschermen. Dat het daar wel voor wordt misbruikt is een ander verhaal.

Het toppunt van dat misbruik is wel dat een Amerikaans bedrijf net voor het human genome project, het borstkanker gen heeft ontdekt en gepatenteerd. Daardoor sterven er in de USA duizenden vrouwen die geen geld hebben voor de peperdure gepatenteerde borstkanker detectie procedure

Een contract (en dus ook licentiename) kan niet zomaar eenzijdig worden aangepast, dus zelfs al verslecht de relatie tussen beide, dat kan geen gevolgen hebben voor het lopende contract.

Eventueel wel natuurlijk als de licentie afloopt en niet zou verlengd worden door de licentiegever, maar dat zal wel ingecalculeerd zijn door de licentienemer

Nee hoor, een contract dat op basis van een dwaling (in dit geval de veronderstelling dat het patent geldig was) tot stand is gekomen kan gewoon ontbonden worden, in veel gevallen zelfs met terugwerkende kracht.

Een contract (en dus ook licentiename) kan niet zomaar eenzijdig worden aangepast, dus zelfs al verslecht de relatie tussen beide, dat kan geen gevolgen hebben voor het lopende contract.

Dat kan je nu wel zeggen, maar als het patent door de rechter wordt vernietigd, kan de licentienemer toch moeilijk geld af blijven dragen voor dat patent. Sterker nog, de licentienemer zal wel geld terug eisen van de patenthouder voor geleden schade door een patent dat niet geldig was.

@Brompot758:
Dat heeft niets met eenzijdige wijziging aan de modaliteiten van het contract te maken. Ik reageerde op de insinuatie door reb65 dat bij verlies van de licentienemer in deze procedure, de licentiegever ineens een hogere prijs voor de licentie zou kunnen eisen.

@HanH:
Als het patent door de rechter wordt vernietigd, dan kan de oorspronkelijke licentiegever ook geen licentie meer geven, en wordt de overeenkomst van rechtswege zonder voorwerp. Over de retro-activiteit van de vernietiging van het patent ben ik niet op de hoogte, maar als de vernietiging 'ex tunc' geldt, dan kan de oorspronkelijke licentienemer inderdaad geld terugvorderen wegens 'verrijking zonder oorzaak' (naar Belgisch recht)

Dit kan nog van pas komen in de zaak "Apple vs Cisco".

Een patent is iets anders dan een merkrecht waar Cisco over beschikt en deze uitspraak zal dan ook geen invloed hebben op Cisco Vs Apple

Ik ben heel benieuwd hoe de klanten en partner kring van Microsoft hierop gaat reageren

Denk dat dat wel mee zal vallen.. Zie eerder iets gebeuren in de richting van Apple -> Cisco ivm de iPhone. Of valt dat verhaal niet onder patenten ?

Denk dat dat wel mee zal vallen.. Zie eerder iets gebeuren in de richting van Apple -> Cisco ivm de iPhone. Of valt dat verhaal niet onder patenten

Nee, dat valt onder het kopje merkenrecht.

Cisco heeft in Amerika het trademark op iPhone, Apple heeft dat in Europa en de UK

Verschillende patentadvocaten wijzen er wel op dat in nieuwe licenties clausules opgenomen kunnen worden die het aanvechten van een patent onmogelijk moeten maken

Dit snap ik dus niet. Als ze dit opnemen in een contract, dan hebben ze geen poot om op te staan, omdat het Hooggerechtshof al heeft bepaald dat patenten aanvechten wel mag.

Amerikaanse bedrijven patenteren erop los

11 januari 2007, 14:30:00
WebWereld - Amerikaanse bedrijven hebben vorig jaar bijna 21 procent meer patentaanvragen ingediend. Wat het aantal patenten betreft is IBM nog altijd heer en meester.
-----

Tja Amerikaanse (hebzuchtige) bedrijven ruiken alleen $$$ wanneer ze aan patenten denken..

En ondertussen denkt het Amerikaanse rechtssysteem ook nog maar aan één ding lijkt het wanneer men praat over patenten..
$$$ inkomsten door de vele rechtzaken